いざ商標を出願しようと、調査をした結果、他者の登録商標が存在していた場合でも、その商標が正しく使用されていなかった場合、「不使用取消審判」により、登録の取り消しを求めることができます。
逆を言うと、自社の登録商標を正しく使用していなかった場合、「不使用取消審判」を請求される立場となる可能性があるということです。
各国制度により異なる不使用取消期間
不使用取消審判は、「商標権者または専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して〇年以上、登録商標を指定商品又は役務に使用していないとき」、第三者がその登録の取消を求めることができる審判。指定商品の一部が使用されてない場合においても請求が可能です。（*赤字の部分は、各国の制度により異なりますので国毎の確認が必要です。下記一例です。）
国について
この審判が請求された場合、権利者は、登録商標を指定商品又は指定役務に使用していたことを証明する必要があります。具体的には、商標が実際に使用されていることが分かる写真やサンプル、カタログやパッケージなどによって証明することとなります。また、使用している国は「該当国において」となり、該当国以外での証拠は対象外となる点、こちらも注意が必要です。
態様について
登録商標と完全一致でない、類似商標の使用証拠は対象外になりますが、下記、”社会通念上同一の商標”が使用されている証拠は許容されます。
社会通念上同一と認められる商標とは ① 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標 ② 平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標 ③ 外観において同視される図形からなる商標 ④その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
「不使用取消審判」のリスクを軽減するためのノウハウとは？
登録商標と完全一致の商標を使用する／登録後の使用商標の確認
上記、「”社会通念上同一の商標”が使用されている証拠は許容されます。」と記しましたが、”社会通念上同一の商標”が具体的にどのような商標を指すのかは、その登録商標ごとに判断されるものであり、実際の過去判決を見ても、必ずしも過去の似たような事例と同じ判断がなされるとは限らない。と考えられるのが実情です。（参考：事案の紹介）
登録商標と『完全同一』の商標を、指定商品又は役務に使用することがベストです。が、実際には事業を進める中で登録商標にアレンジを加えた商標の使用をするなど、理想通りにはいかないことが多いのではないでしょうか。できる限り、使用する予定の商標を出願すること。また、出願後、登録商標と使用商標について定期的な確認をし、態様が異なれば新規の出願を検討することも重要になってきます。
クロスサーチの実施がある国で35類を再出願
商標出願をすると[su_highlight background=”#cdf0f1″]”クロスサーチ”[/su_highlight]が実施され、「商品」と「役務」にまたがって類似の商標がないかの調査がなされる国があります。「小売商標」と「商品商標」に類似商標が存在しないのかを事前に確認するのです。下記、クロスサーチ実施有無一例です。
クロスサーチについて
たとえば、「文房具（商品）」を指定して出願した場合、仮に「文房具」について類似する商標が無かったとしても、「文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（役務）」において他人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることができません。同様に「文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（役務）」を指定して出願した場合、「文房具（商品）」について他人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることができないのです。
クロスサーチが実施される国は、小売の35類を権利化することで他社による権利化が防げ、また、インターネットで登録商標を使用することで「不使用取消審判」のリスクが軽減できると考えます。
商標は登録しておしまい。ではなく、使用をすることが重要となります（注*アメリカなど、使用を前提とした出願の制度を採用している国があります）。「不使用取消審判」がかけられてから、使用を開始することはもちろん認められません。使用を想定した出願。また、出願後、登録商標と使用商標について定期的な確認をし、態様が異なれば新規の出願を検討することも重要になってきます。
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